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【域外傳真】域外傳真 | 官宣:8月3日起申請美國商标需要委托美國律師
2019-07-29 09:32:46
美國時間7月2日上午,美國專利商标局(USPTO)宣布一項商标新規,要求非美國商标申請人,注冊人以及商标審判和上訴委員會的訴訟當事人,必須由在美國獲得執業許可的律師代理處理在USPTO的所有商标事宜(包括商标申請、駁回複審、異議等)。

 

新規要求适用于所有永久合法居住地或主要營業地點在美國境外的商标注冊申請人和當事人。另外,商标注冊申請人須确保美國代理律師具有良好的信譽,并且能夠提供律師資格的相關證明材料。這一新規定将于2019年8月3日生效。

(截圖來自美國專利商标局官網)

 

美國專利商标局負責知識産權事務的副秘書長兼局長Andrei Iancu表示:“企業通過美國商标注冊對其品牌做出重要的法律決策。為了保持注冊的準确性和完整性,為了所有用戶的利益,美國專利商标局必須有适當的手段來強制所有申請人和注冊人遵守法律,這條新規是打擊欺詐性申請的重要一步。”商标專員Mary Boney Denison表示:“世界上許多其他國家幾十年來一直有這樣的規定。我們相信這一新規将有助于申請質量。”

 

新規TIPS

 

1.外國商标注冊申請人在美國注冊商标該怎麼辦?

如果您是外國居民,您需要讓獲得美國律師執業資格的律師向USPTO提交與商标相關的文件、意見書等。此要求也适用于所有加拿大商标注冊申請人和當事人。

 

 

2.何為“外國居民”?

所有永久合法居住地或主要營業地在美國境外的商标申請人、注冊人和當事人。

 

3.外國商标注冊申請人是否可以在沒有美國律師的情況下向 USPTO 提交申請?

一般來說,沒有。

 

您需要讓獲得律師執業資格的美國律師代理提交:

1.商标電子申請系統(TEAS)Plus 申請表。

2.所有與申請、注冊相關的 TEAS 意見表交。

3.以紙件形式提交的意見書或使用商标審判和上訴電子系統(ESTTA)提交的材料均受相同要求的約束。

 

 

4. 如果我的提交早于新規生效之前怎麼辦?

(1)商标申請和注冊

如果您已于新規生效之前向USPTO遞交了商标申請,如果不是由美國執業律師代理的,仍能夠提交。但是,如果USPTO在新規生效之前發布了異議程序,您在新規生效後作出答辯回應的,則需要指定一名美國執業律師進行代理商标事宜。

 

(2)商标審判和上訴

對于在訴訟期間的沒有找美國律師代理的當事人,委員會将暫停訴訟程序,并要求您找一名美國律師代理您處理相關訴訟事宜。

 

5.對美國執業律師的影響是什麼?

美國執業律師代理國外申請人案件,須先審核該案件是否有出于不正當目的的虛假、欺詐行為。美國執業律師須親自簽收代理文件和與代理人之間的溝通信件。如果美國執業律師違反執業行為規則,協助國外商标申請人的虛假、欺詐行為,将會受到相關行政處罰。

 

為什麼要修改商标注冊規制?

 

2019年2月15日,美國專利商标局提出申請美國商标需要委托美國律師的提案,并公開征求意見。2019年7月2日美國專利商标局宣布該項提案将會于2019年8月3日正式實施。該項新規出台的原因,USPTO官方表示,随着美國經濟多元化的發展,經濟實力的增強,外國商标申請大量湧入,尤其是與美國境内申請者數量相比。(見下圖)

 

*數據截止到20181012

 

企業依靠美國商标注冊來讓自己的品牌獲得法律上的保護。為了維護美國商标注冊的完整性和準确性,為了維護商标權利人的利益,USPTO須采取适當的強制性手段。再加上USPTO發現越來越多的外國商标申請人的虛假、欺詐行為時有發生,這些虛假的文件或者申請書往往是由外國申請人個人以及代理機構提交的,由此給美國商标事項監管帶來很大困難。為了使USPTO有效監管外國商标申請人遵守相關法律以及處理文件符合法定要求,推出此項規定。該項規定的出台旨在維護美國商标注冊的完整性,改善商标申請人、注冊人和當事人正确遵守美國商标法和USPTO規則,減少或避免外國申請人因簽名和使用聲明不當等原因而導緻商标失效的問題。

新規主要内容


I.商标注冊應誠信

 

商标注冊應準确反映其指定商品或服務的商标在美國商業市場中實際使用。USPTO通過保護企業加強自身品牌和相關投資業務為美國商業經濟發展發揮着重要作用。公衆可以依靠登記來确定商标是否已使用或注冊。

 

II.強制遵守美國法定和監管要求

 

要求有資格的美國律師代理也是必要的,以強制所有外國申請人、注冊人和各方遵守美國在商标問題上的法定和監管要求。它不僅将幫助USPTO努力改善和維護美國商标注冊的完整性,而且還将确保外國申請人、注冊人和各方隻得到受USPTO紀律規則約束的授權從業人員的協助。

 

III.法規變化

 

1.對代理的要求

要求非美國商标申請人,注冊人以及商标審判和上訴委員會的訴訟當事人,必須由在美國獲得執業許可的律師代理處理在USPTO的所有商标事宜(包括商标申請、駁回複審、異議等)。

 

這一要求界定了居住地或主要營業地,與許多其他國家目前存在的要求相似,如中國,巴西,日本,韓國以及歐盟知識産權局,都對申請人的住所提出要求。要求合格的執業律師代表居住地或主要營業場所不在美國境内的申請人和注冊人去申請,這是解決日益嚴重的外國申請人未能遵守美國法律法規的有效工具。馬德裡商标申請也須遵守必須由美國律師代理的規定,除非相關申請滿足所有法律手續,首次審查後即适宜公布。

 

2. 已授權的代理人需提供律師信息

已授權的代理人必須提供其律師信息(包括其具有良好的信譽,并且能夠提供律師資格的相關證明材料。)該規定要求美國律師必須在美國五十個州中的至少一個州、哥倫比亞特區、聯邦或者美國領土内具有生效的法律執業資格。

 

3.相互承認規則

USPTO可以與各國商标局達成互惠共識,允許那些聲譽良好的外籍商标代理律師代理本國申請人申請美國商标。但規則還要求,若是代表申請人處理商标訴訟業務,還是需指定一名合格的美國律師為代表,與官方機構溝通并處理相關業務。新規将取消現有的加拿大商标律師及代理人的相互承認,但目前已确認有資格在USPTO執業的律師除外。

 

IV.聘請美國律師的費用

 

按照美國專利商标局的要求聘請合格的美國律師代理商标業務,必然要支付更高的費用。費用上升包含申請、答複審查意見,答複異議等方面。美國專利商标局也表示,遵守這一規則将直接導緻商标費用的增加。

 
 

結語

 

伴随我國企業國際競争力不斷增強,越來越多的中國品牌走向世界。此次新規将對不少旨在進軍美國市場以及商标海外維權的中國企業造成一定的影響。商标作為一項無形資産,為企業帶來巨大商業價值,是企業商譽的重要載體,也是企業在市場中的競争工具。各大企業需提高知識産權保護意識,及時針對新規調整企業商标戰略,從而防止商标搶注導緻後續損失擴大,保護企業在美國市場的商業利益,同時應遵守美國商标法,不應采取虛假、欺騙等不正當競争行為,否則将會受到美國的法律制裁,得不償失。

 

參考文獻:

[1]官方公告:https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us

[2]最新規則:https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants

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