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【域外傳真】加拿大專利新規,這些變化提前知
2019-07-22 09:20:53
7月10日,加拿大政府在其官方公報(Canada  Gazette)第二版塊上公布了新《專利規則》(SOR/2019-251)的最終版本。該規則以及《專利法》修正案将會于今年10月30日正式施行。

 
這一新規則的出台對加拿大專利法的實踐作出了很多實質性的修改,是加拿大加入WIPO《專利法條約》(PLT)邁出的重要一步。加拿大知識産權局(CIPO)專利專員、商标注冊處處長兼首席執行官Johanne Bélisle表示,“這些修訂是加拿大加入五項國際知識産權條約中的最後篇章,将進一步支持加拿大知識産權戰略的實施。”

此次修改整體上縮短了專利審查期限,提升了專利獲權的效率,同時在很大程度上減少了專利申請人權利貶損的風險,為希望進入或加強其在加拿大專利布局的企業提供了更安全高效的保護渠道。新規帶來了很多利好,但也同時存在很多實踐中值得注意的問題。對于我國試圖進入加拿大市場的企業來說,需要“未雨綢缪”了解新規的主要變化。

01

新規要點一覽

 

 

(一)通過PCT進入加拿大的專利申請

 

1.更短的審查期限

舊規則

新規則

5年的專利申請審查期;

6個月的審查員報告回應期間

4年的專利申請審查期;

4個月的審查員報告回應期間

 

2.更嚴格的進入國家階段時限

 

超過優先權之日起30個月直至42個月仍可以進入。

 

隻有錯過最初的30個月的期限是申請人“無意(unintentional”(并且必須提交聲明),才可能進入加拿大國家階段。加拿大知識産權局(CIPO)将會酌定接受或者拒絕此類聲明。

 

 

 

 

3.錯過申請審查及維持費提交時限的新舉措

 

 

如果錯過申請審查或者支付維持費的期限,通過放棄/恢複專利申請系統或者專利的延遲支付系統将會獲得12個月的延期。

新規為申請人提供了額外的保障——錯過此類期限将會觸發CIPO發布通知要求在新的期限内采取必要行動。

然而,一旦錯過新的截止日期将會導緻一種新的申請恢複機制,即須滿足“适當的注意(due care)”标準(必須提交能夠表明“适當注意”的聲明)。同樣,CIPO享有接受或拒絕“适當注意”聲明的酌定自由。

 

 

 

 

 

4.“恢複”優先權

 

 

PCT的恢複優先權條款相一緻。如果錯過通常的12個月期限是“無意(unintentional)”的,那麼這一程序将會在通常的12個月優先權期限基礎上再延長2個月。

但還須在進入國家階段後1個月内提交優先權恢複申請。

 

 

 

5.提交先申請證明副本

 

 

在極少數情況下,優先權申請的證明文件副本未在國際階段提交。則必須向加拿大知識産權局CIPO提交該副本,或由CIPO指定的數字圖書館(預計為世界知識産權組織(WIPO)數字訪問服務)提供。

6.電子序列表頁面超頁費用取消

 

以電子形式提交的序列仍然包括在CIPO的超額頁面費計算中。

以電子形式提交的序列表将不再被包含在超額頁面費用計算中。

(二)非PCT專利申請要求

 

 

1.獲取申請日

 

舊規則

新規則

 

 

 

申請人需要提交申請費以及英文或法文的譯本以獲得申請日。

在獲取申請日時,申請費用以及英文或法文的申請版本不再需要;

但須在CIPO發出通知之日起2個月内提交英文或法文的譯本;3個月内提交申請費用。

 

 

2.提交先申請證明副本

 

 

基于《巴黎公約》的要求主張優先權的專利申請,須提交任何在先申請的證明副本或者指引CIPO到數字圖書館獲取文獻)。

截止日期将會是自申請之日起4個月和優先權之日起16個月中的較晚時限。

 

 

3.恢複優先權

 

“無意(unintentional)”的标準下,優先權可以被恢複。但是加拿大國家申請必須自優先權之日起14個月内提交,并且優先權恢複的申請必須在加拿大申請日起2個月内提出。

(三)權利轉讓

 

 

 

費用及文獻

舊規則

新規則

 

存在權利轉讓時必須提交轉讓協議以及100加元的費用以供記錄。

 

須依據申請申請人或專利權人提出申請并支付100加元的費用才得加以記錄。

但是如果除了專利申請人或者專利權人之外的人想要記錄轉讓,則必須提交轉讓協議(或者其他轉讓文獻)

(四)錯誤修正

 

 

 

 

 

修正時限

舊規則

新規則

 

 

 

僅對專利申請或授權程序中的錯誤糾正作出了有限指導。

新規則則為某些特定錯誤的修正規定了具體的期限,如:

優先權申請的日期有錯誤,需要在修正後的優先權之日起16個月或者未修正的優先權之日起16個月中的較早期限内提交修正申請。

而如果國家的名稱或者申請機構或者優先申請的序号有錯誤,可以在最終費用提交之前申請修正。

還包括申請人姓名、身份、或者由CIPO或者申請人自身造成的錯誤等,都進行了細緻的規定。

(五)第三方權利

 

 

 

 

 

“第三方權利”機制

舊規則

新規則

 

如果申請人或專利權人沒能按時提交維持費,或者申請人錯過了申請審查或支付審查費用的時限,可能會出現授權前的第三方權利。第三方權利可能在錯過維持費期限或者審查請求期限6個月後産生。

依據第三方權利條款,在給定期限内,如果一個人出于“善意(in good faith)”,實施了可能會構成侵犯專利權的行為,則這一行為不構成侵權。進一步而言,如果某人本着“善意”實施了可能構成侵權的行為,或者為實施這一行為作出了重要及有效的準備工作,則在該期限之外實施這一行為也不構成侵權。

 

 

 

02

提交加拿大專利申請注意事項

 

 

 

面對新的專利規則,我國企業如何能夠安全高效地提交加拿大專利申請呢

 

1.加拿大已正式通過恢複優先權制度,在“無意(unintentional)”标準下可以再獲得2個月的延長期,倘若主張恢複優先權,應在進入加拿大國家階段時立即提出;

 

2.面對更為嚴格的進入國家階段30個月時限(此前還有直到第42個月的上限),企業應當提前進行PCT申請的部署,否則即便實屬“無意(unintentional)”,也隻能寄希望于CIPO的自由裁量;

 

3.對于通過PCT的專利申請,進入加拿大國家階段時仍需提交申請費以及英文法文譯本,而直接提交加拿大的國家申請,按照新規則無需提交,仍可以獲得申請日;

 

4.無論是通過PCT申請還是直接提交加拿大國家申請時,都應及時提供優先權申請的證明文件副本,或者在提交申請時提供其可以在WIPO數字訪問系統獲取的路徑;

 

5.确保在“适當注意(due care)”标準下按時提交專利維持費或審查申請,避免“第三方權利”的産生;

 

6.倘若專利申請中包含了很長的序列表,應盡量避免在10月30日之前支付費用,從而最小化超額頁面費;

 

7.在申請、繳費和授權階段都仔細檢查内容和著錄數據,關注不同類型的錯誤修正的時限并及時進行相應修改。

 

【參考文獻】

 

 

[1]官方公報原文:http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors251-eng.html

[2]https://www.lavery.ca/en/publications/our-publications/3170-changes-to-canadian-patent-practice-coming-into-force-later-this-year-canada-rules-intellectual-property-cipo-trademark.html

[3]https://www.miragenews.com/canada-is-modernizing-its-patent-regime-to-implement-patent-law-treaty/

[4]https://www.jdsupra.com/legalnews/detailed-overview-of-deadlines-and-45366/

 
 
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