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商标已經注冊多年,為何仍被法院判決停止使用?
2019-09-29 09:23:42
商标已經注冊多年,為何仍被法院判決停止使用?

——評陳某訴佐納服飾公司侵害著作權糾紛案

 

文 | 蔡偉 福建省高級人民法院

 

裁判要旨

 

與他人著作權、企業名稱權等在先财産權利相沖突的注冊商标,因超過商标法規定的争議期限而不可撤銷的,在先權利人仍可在訴訟時效期間内對其提起侵權的民事訴訟。如果經審查,該注冊商标确實構成對在先權利的侵害,仍應依法承擔相應的法律責任。是否需要判令停止侵權,要視案件具體情況,特别要結合被訴注冊商标具體的注冊過程和實際使用情況來進行綜合判斷,不能搞絕對化。并非所有侵害在先權利的注冊均應判決停止使用,也并非所有超過五年無效期的注冊商标存在侵犯他人在先權利的情形時均可以賠償代替停止使用而了事。

 

基本案情

 

原告陳某系美術作品《女人》的著作權人,作品完成後陳某進行了版權的備案登記,并通過網絡進行了公開發布。被告佐納服飾公司于2012年經國家工商行政管理總局商标局核準,分别在第18類、第25類、第28類、第35類四個類别上注冊了訟争的圖形商标。陳某向法院提起訴訟,認為佐納服飾公司注冊的圖形商标系對其美術作品的抄襲模仿,侵害了其包括署名權、複制權、修改權和保護作品完整權在内的著作權。要求判令佐納公司承擔停止侵權、賠償損失的法律責任。

 

法院審判

 

一審法院經審理認為,陳某所創作的美術作品具備獨創性,屬于受著作權法保護的作品。佐納服飾公司注冊的商标标識經比對,與陳某享有著作權的美術作品構成實質性相似,且佐納服飾公司未能提供證明被訴商标标識系由其獨立創作,故認定佐納服飾公司的注冊商标标識系對原告陳某享有著作權的作品的抄襲模仿,侵害了陳某包括署名權、複制權、修改權在内的相關著作人身權和财産權,應承擔相應的法律責任,遂判決佐納服飾公司停止注冊商标的使用,賠償陳某經濟損失2萬元。案件宣判後,原被告均不服提起上訴。

 

陳某上訴的主要理由是認為原審判決的賠償額過低。佐納服飾公司上訴的主要理由兩點:一是認為不構成著作權侵權;二是認為即使構成著作權侵權,由于涉案注冊商标注冊的時間已經超過商标法規定的五年無效期,則不應判決佐納服飾公司停止使用,否則對佐納服飾公司是不公平的。

 

福建省高級人民法院經審理後認為原審判決認定事實清楚,判決結果并無不當,遂判決駁回上訴,維持原判。

 

法官評析

 

本案屬于典型的在後注冊商标與在先著作權之間因權利沖突而引起的糾紛。争議焦點在于佐納服飾公司申請注冊的商标雖然構成對陳某在先著作權的侵害,但已經超過商标法規定的五年無效期而無法由在先權利人向商标評審委員會申請宣告無效。在此情況下,人民法院在民事訴訟中還能否判令佐納公司停止對注冊商标的使用。

 

 

一、注冊商标與在先權利的沖突糾紛屬于人民法院民事案件受理範圍

 

《最高人民法院關于審理注冊商标、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若幹問題的規定》第一條第一款明确規定:原告以他人注冊商标使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等在先權利為由提起訴訟,符合民事訴訟法第一百零八條規定的,人民法院應當受理。

 

該規定之所以将注冊商标與他人在先的著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等相沖突的民事糾紛納入民事訴訟的範圍,且不受行政程序的影響,主要是因為知識産權無論是否經過行政程序取得,其相互之間的沖突都可以歸為民事争議的範疇,人民法院原則上都可以依法受理。特别是,有的行政程序的啟動還需要以司法程序的結論作為前提條件。[1]

 

上述規定是以例示的方式,規定了注冊商标與在先權利沖突民事糾紛的受理問題,但适用中應注意,此類在先權利除條文中列舉的著作權、外觀設計專利權、企業名稱權外,還包括反不正當競争法規定的有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢、域名以及其他在先權利。條文規定相較于實踐中權利沖突類型的不斷演變總是有所滞後,所以規定雖對在先權利未予全部列舉,但實踐中可根據案件具體情況進行把握。本案糾紛就屬于上述規定所界定的類型,即原告陳某以被告佐納服飾公司注冊商标使用的圖形侵犯其著作權在先權利所提起著作權侵權訴訟,應屬于人民法院受理範圍。

 

實踐中還有一個問題需要注意,上述條款規定的侵權行為,隻針對已注冊的商标使用了他人在先作品、外觀設計專利、企業名稱字号等而侵犯在先權利的行為,并不包括将他人在先的作品、外觀設計、企業名稱字号等作為商标提出注冊申請,但尚未經核準注冊的申請行為。這種單純的申請注冊行為不屬于民事侵權行為,由此産生的争議不屬于民事訴訟的範圍。

 

對此,最高人民法院[2005]民三監字第2号函曾指出:“在商标授權程序中,當事人僅因他人申請注冊商标時使用其作品而主張保護著作權的,應通過商标法規定的異議等救濟程序解決。在已提出異議的情況下,當事人又以他人使用其其作品申請注冊商标并獲初審公告的行為構成侵權為由,提起民事訴訟的,人民法院不宜受理”。

 

 

二、權利人對注冊商标侵害其在先權利的法律救濟途徑

 

商标法第三十二條規定:“申請商标注冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商标。”

 

根據上述規定,申請注冊商标不得損害他人現有的包括著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等在内的在先權利。如果已經注冊的商标存在損害他人在先權利的情形,在先權利人可依法向商标評審委員會申請宣告該注冊商标無效。

 

商标法第四十五條規定:“已經注冊的商标,違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的,自商标注冊之日起五年内,在先權利人或者利害關系人可以請求商标評審委員會宣告該注冊商标無效。對惡意注冊的,馳名商标所有人不受五年的時間限制。”

 

适用該條規定時有一個關鍵的要件就是時限問題。商标注冊後,如果存在損害他人在先權利的情形,在先權利人想要通過商标無效程序對該商标予以無效,必須在商标注冊之日起五年内提出申請,超過五年的無效期,則無法無效該商标。另外,隻有一種情形可以不受五年的時間限制,但必須同時滿足兩個構成要件,就是商标注冊人系惡意注冊,且在先權利類型為商标,且該商标系馳名商标。這個構成要件的标準認定是比較高的,也就是說基本其他的在先權利類型(如著作權、外觀專利權、姓名權、企業名稱權等)均無法對已經注冊超過五年的商标進行宣告無效。

 

之所以對商标無效作出一定的時限規定,目的在于穩定商标注冊的管理秩序,注重維護已經形成和穩定了的市場秩序。如果允許在先權利人在任何時候都可以提出對争議商标的無效宣告,則可能會沖擊已經形成的穩定的商标市場秩序,對注冊商标的權利人來說也是不公平的。

 

本案中,佐納服飾公司的被控注冊商标即屬于商标法第三十二條所規定的侵害他人在先權利的情形,陳某可依照商标法第四十五條規定,依法向商評委申請宣告該注冊商标無效。但經查明,佐納服飾公司的被控商标注冊時間為2012年,而陳某并未在商标法規定的五年無效期限内提出無效宣告,則依照商标法的規定,佐納服飾公司的被控商标已經無法通過商标無效程序予以無效。

 

 

但如上分析,由于注冊商标與在先權利的沖突糾紛屬于人民法院民事案件受理範圍。雖然佐納服飾公司的被控商标已經超過商标法規定的五年無效期而無法通過商标無效程序進行處理,但陳某仍可根據上述最高法院的司法解釋以注冊商标侵害其在先權利為由向人民法院提起民事侵權訴訟,人民法院應予以受理。

 

 

三、侵害在先權利的注冊商标能否判令停止使用應視情而定

 

一般情況下,在知識産權侵權訴訟中,如果認定被告的行為構成對原告知識産權權利的侵害,根據侵權責任法的相關規定,可以判處被告承擔停止侵權的法律責任。本案中,如果認定佐納服飾公司注冊的商标構成對陳某著作權的侵害,依法也應當判令佐納服飾公司停止侵權,即停止對注冊商标的使用。

 

但有不同意見認為,本案中不宜判決佐納服飾公司停止注冊商标的使用。理由是商标法第四十五條明确規定,在先權利人應當自商标注冊之日起五年内,請求商标評審委員會宣告該注冊商标無效。而本案中,佐納公司所注冊的被訴商标已經超過法律規定的五年無效期而無法被無效。從法律的一緻性來看,不判決停止侵權,可以避免商标法關于無效宣告五年的時間限制流于形式。

 

另外,最高人民法院公布的《關于當前經濟形勢下知識産權審判服務大局若幹問題的意見》中也明确指出:“要把握商标法有關保護在先權利與維護市場秩序相協調的立法精神,注重維護已經形成和穩定了的市場秩序,防止當事人假商标争議制度不正當地投機取巧和巧取豪奪,避免因輕率撤銷已注冊商标給企業正常經營造成重大困難。與他人著作權、企業名稱權等在先财産權利相沖突的注冊商标,因超過商标法規定的争議期限而不可撤銷的,在先權利人仍可在訴訟時效期間内對其提起侵權的民事訴訟,但人民法院不再判決承擔停止使用該注冊商标的民事責任。”依照上述最高法院文件精神,為了穩定商标注冊秩序,本案中也可不判令佐納服飾公司停止注冊商标的使用,而僅判決其承擔賠償責任即可。

 

反對意見則認為,如果在案件審理中經審查發現被控注冊商标存在侵害他人在先權利的情形就應當依法判令停止使用。因為如果不判決停止使用,從公正角度來看,構成侵權但不判令停止侵權,讓人難以接受,且無異于承認滿五年後商标注冊人即通過不當甚至惡意注冊行為獲得了商标權。這與任何人都不能基于侵權行為或不當行為獲得權利的法律原則是相背的。

 

至于商标法規定五年的無效宣告期間,隻是從穩定商标注冊管理秩序的角度出發,但隻要還在訴訟時效期間内,在先權利人提起民事侵權訴訟。如果經審理發現,商标注冊人因使用商标侵害在先權利的行為非停止不足以消除影響的,還是要判決停止使用。至于判決停止使用後争議商标的處置也不存在問題,可以在滿三年後,在先權利人依照商标法關于撤三的規定對商标進行申請撤銷。

 

但筆者認為對商标法的規定和最高法院上述文件精神不應作機械理解,是否需要判令停止侵權,要視案件具體情況,特别要結合被訴注冊商标具體的注冊過程和實際使用情況來進行綜合判斷,不能搞絕對化。并非所有侵害在先權利的注冊均應判決停止使用,也并非所有超過五年無效期的注冊商标存在侵犯他人在先權利的情形時均可以賠償代替停止使用而了事。被控侵權的注冊能否繼續使用,應當重點審查是否滿足以下兩個要件:首先,被訴侵權商标經過大量使用已經具有較高知名度,才可能形成穩定的市場秩序。

 

從價值權衡的角度來看,犧牲公正價值去維持一個使用較少的侵權商标是不值得的,而且商标未經大量使用被判停止侵權也不會給企業正常經營造成重大困難。

 

其次,維持“已經形成和穩定了的市場秩序”,也就是我們常說的“市場格局”,其前提是該“市場格局”是善意、誠信經營形成的。在商标注冊人惡意申請、注冊商标的情況下,如果仍然承認此種行為所形成的所謂市場秩序或知名度,無異于鼓勵同業競争者違背誠實信用原則,罔顧他人合法在先權利,強行将其惡意申請的商标做大、做強。

 

這一原則在商标行政案件中已經得到法院的一緻确認,例如在北京福聯升鞋業有限公司與國家工商行政管理總局商标評審委員會、北京内聯升鞋業有限公司商标異議複審行政糾紛申請再審案件[2],最高法院在裁定中就指出:“在再審申請人惡意申請、注冊商标的情況下,如果仍然承認再審申請人此種行為所形成的所謂市場秩序或知名度,無異于鼓勵同業競争者違背誠實信用原則,罔顧他人合法在先權利,強行将其惡意申請的商标做大、做強。”

 

最高法院在2018年7月召開的青島全國知識産權審判工作會議上也再次強調:“要充分認識違反誠實信用原則以及損害他人合法在先權利的民事糾紛本質,強化此種情形下民事程序的優先和決定地位,在先權利人以被告取得并行使注冊商标權或者外觀設計專利權損害其合法在先權利(注冊商标專用權除外),直接向法院提起民事訴訟,經審查被告侵權的事實成立的,可以根據原告訴請和案件具體情況,判令被告停止使用被訴注冊商标或者停止實施被訴外觀設計。”[3]

 

具體到本案,佐納服飾公司注冊的商标侵犯陳某在先的著作權,雖然已經超過五年的無效期,但考慮到該商标尚未投入實際使用,未形成穩定的市場秩序,判令停止使用并不會造成利益的顯著失衡。所以,本案的一、二審判決并無不妥,也是與最高法院上述文件及會議精神相一緻的。

 

注釋:

[1] 孔祥俊主編:《最高人民法院知識産權司法解釋理解與适用》,中國法制出版社2012年版,第120-121頁。

[2] 詳見最高人民法院(2015)知行字第116号行政裁定書。

[3] 詳見最高人民法院陶凱元副院長在第四次全國法院知識産權審判工作會議暨知識産權審判工作先進集體和先進個人表彰大會上的講話(2018年7月9日)

 

(本文為授權發布,未經許可不得轉載)

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