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超出商标指示性使用的必要限度構成商标侵權
2019-09-17 11:32:00
超出商标指示性使用的必要限度構成商标侵權
——評百威(中國)銷售有限公司訴漳浦縣紅寶石酒店、福建麗珍貿易有限公司侵害商标權及不正當競争糾紛案

 

文 / 蔡偉  福建省高級人民法院 

裁判要旨

經銷商在經營商品時,為了客觀說明自己商品或者服務的來源、用途、服務對象及其他商品本身固有的特性時,可以正當使用他人的注冊商标;但如果被告的行為明顯是為了暗示和誤導消費者,實質是利用他人品牌的知名度和美譽度吸引更多的關注和商機,則構成商标侵權。 

基本案情
原告百威(中國)銷售有限公司(下稱百威銷售公司)經商标權利人安海斯-布希有限責任公司授權獲得第1221628号“百威”、第1316822号“百威”、第7069881号“百威英博”等文字商标的許可使用權,并有權以自己名義進行商标維權。第1221628号“百威”商标曾被國家工商行政管理總局商标評審委員會認定為馳名商标。

被告福建麗珍貿易有限公司(下稱麗珍公司)是案外人英博金龍泉啤酒(湖北)有限公司(下稱金龍泉公司)生産的金龍泉啤酒在福建漳州地區的經銷方。被告漳浦縣紅寶石酒店(下稱紅寶石酒店)系麗珍公司發展的下線銷售商。案外人百威投資公司系金龍泉公司的控股公司,而百威投資公司經商标權利人許可,亦享有上述“百威”等文字商标的使用權。

紅寶石酒店在銷售金龍泉啤酒的冷藏櫃外觀張貼标注有“百威英博 投資(中國)有限公司控股 英博金龍泉啤酒(湖北)有限公司出品 福建麗珍貿易有限公司”字樣和瓶裝、聽裝兩款金龍泉啤酒外觀圖片廣告,經營場所内另單獨陳列标注“百威英博 投資(中國)有限公司控股 英博金龍泉啤酒(湖北)有限公司出品”字樣和瓶裝、聽裝兩款金龍泉啤酒外觀圖片廣告,其中“百威英博”文字字體均作放大處理并單獨一行突出顯示,與下方“投資(中國)有限公司控股”和其他文字存在較明顯的分割和差别。

涉案廣告宣傳材料由麗珍公司制作、使用并向經銷商戶提供。原告起訴認為兩被告的行為主觀上有侵權惡意,客觀上會造成消費者混淆誤認,已經構成商标侵權及不正當競争,要求二被告承擔停止侵權、賠償損失及消除影響等法律責任。二被告則辯稱由于百威投資公司系金龍泉公司的控股公司,故二被告在銷售金龍泉公司生産的金龍泉啤酒産品時在廣告宣傳材料中使用“百威英博 中國(投資)有限公司控股”的文字系對百威投資公司企業名稱的正當描述,并不構成侵權。

法院裁判

漳州市中級人民法院經審理認為:《中華人民共和國商标法》第五十七條規定,未經商标注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商标近似的商标,或者在類似商品上使用與其注冊商标相同或者近似的商标,容易導緻混淆的,是侵犯商标權的行為。

 

本案二被告在廣告宣傳中突出使用“百威英博”字樣,該字樣與原告的“百威”系列注冊商标文字内容相同、整體視覺效果基本無差别,構成相同或者近似商标,易使相關公衆對兩者商品來源造成混淆,已構成商标侵權。即便金龍泉公司為百威投資公司所控股,但二被告銷售的是金龍泉公司生産的金龍泉啤酒,并非百威投資公司生産的百威品牌的啤酒。

 

另外,二被告在廣告宣傳材料中對相關文字内容的使用方式并非單純的描述,其中“百威英博”文字字體均作放大處理并單獨一行突出顯示,與下方“投資(中國)有限公司控股”和其他文字存在較明顯的分割和差别。

 

二被告上述突出“百威英博”的字樣并将其置于廣告宣傳材料的顯著位置屬于商标性使用,易造成混淆誤認,顯然已經超出商标指示性使用的合理範疇。一審法院據此判令二被告承擔停止侵權、賠償損失及登報消除影響等責任。二被告不服一審判決,向福建省高級人民法院提起上訴。二審中雙方和解撤訴。
 

法官評析

本案特殊之處在于,二被告經銷的金龍泉啤酒産品,系金龍泉公司所生産,而金龍泉公司的控股公司百威投資公司,同樣享有涉案“百威”文字系列商标的使用權。那麼二被告基于該關聯關系,在經銷産品的廣告宣傳語中進行涉案描述是否屬于對他人商标的正當使用是本案的争議焦點。這個問題就涉及到商标侵權訴訟抗辯中有關指示性使用這一重要概念及其适用條件。

 

1.商标指示性使用的法律概念及作用。關于商标的指示性使用,商标法沒有作出專門規定。商标法第59條僅僅規定了對商标中包含的描述性内容可進行正當使用,但從具體的市場經營活動來看,商标的正當使用不僅包括對描述性内容的正當使用,還包括在特定條件下對商标的指示性正當使用。

 

實務中一般将商标指示性使用的概念界定為:經營者在商業活動中善意合理地使用他人的注冊商标,客觀地說明自己商品或者服務源于他人,或者客觀地指示自己商品的用途、服務對象以及其他特性與他人的商品或服務有關,而用叙述性文字使用他人商标。

 

指示性合理使用通常表現為直接使用他人商标,并且該商标亦直接指向商标所有人的商品或服務,而非使用者自己的商品或服務。有關商标指示性使用的規則最早系美國聯邦第九巡回上訴法院于1992年在New Kids On The Blook v.News America Publishing,Inc.案中所确立。之後美國的司法實踐不斷對該規則進行豐富,與此同時,世界許多國家的商标法也作出類似規定,我國同樣接納了這一理論并通過大量案例不斷予以诠釋。

 

商标指示性使用本質上還是構成商标結構意義上的使用,進入商标權的控制範圍,但并不構成商标侵權,是因為在這種情況下,為了平衡其他利益或者價值,商标權的權利受到了限制,法律将這種使用行為不作為侵權處理。認定對他人商标進行指示性使用屬于正當使用具有重要意義,因為經銷商在經營商品時,為了客觀說明自己商品或者服務的來源、用途、服務對象及其他商品本身固有的特性,不可避免地需要使用他人的注冊商标。

 

如果一律禁止其他經營者對所經營商品的商标進行說明性使用,顯然違背了正常的商業經營活動規律,使商标用于區分商品和服務來源的這一本質特性無法發揮,對經營者也是不公平的。 

 

2.商标指示性使用的具體類型和特點。從目前審判活動實踐來看,商标說明性合理使用主要涉及兩種類型:一種是為了說明商品或服務的特點或用途而使用他人商标,尤其表現為對商品零部件或配件用途的說明、服務對象的說明等,如某品牌電腦标注“Intel Inside”,在于說明其使用了英特爾公司中央處理器的事實,這種使用方式就屬于善意合理使用了英特爾公司的Intel 商标。又如手機電池廠商可以在其生産的電池上注明“本款電池可以匹配華為手機”,這種使用也屬于對他人商标合理的說明性使用。

 

但是,為了能夠使消費者知曉組裝制造商的商标和零配件商标指示信息的區别而不至産生混淆,組裝制造商有義務在商品成品的外觀顯著位置标明自己的商标或者其他來源區别信息。這是因為,商标法的根本目的在于防止侵權者通過使用他人的商标而将自己的商品僞裝成他人的産品欺騙公衆,避免消費者混淆是商标法維護消費者利益的集中體現。因此如果沒有産生混淆,就不應該認定為商标混淆,正如美國HOLMES法官所指出的“商标權隻是在于阻止他人将他的商品當成權利人的商品出售。如果商标使用時隻是為了告知真相而不是要欺騙公衆,我們就看不出為何要加以禁止,商标權不是禁忌”。[1]

 

另一種則針對商标權利用盡而言,經商标權人許可或以其他合法方式投放市場的商品,他人購買後可以加以轉賣,也可以在廣告中宣傳推銷該商品進而對商标進行使用。比如銷售五糧液公司産品的銷售商,隻有使用五糧液商标才能合理地向消費者傳達所銷售的産品的信息。銷售商如果在對外宣傳時使用“本店銷售正宗五糧液酒”的描述方式,應當也屬于對他人商标正當的指示性使用。

 

關于銷售商在銷售活動中對他人商标進行指示性使用有一種特殊情況需要注意。典型代表是零售行業中對他人商标的“添加性使用”,對于一些本身無法附着商标的大包裝商品,如水泥、砂糖、大米,零售商在分裝後無法使用原來帖附在大包裝上的商标,因此隻能自行标識,這種使用方式同樣構成商标指示的合理使用。

 

3.構成商标指示性使用的基本要件和判斷因素。經營者可以對他人商标進行指示性使用,但在使用方式上必須有一定的限度和邊界,即經營者使用須基于誠信善意,且是以直接使用叙述性文字的方式,說明經營的商品種類及提供服務的範圍。如果經營者的行為明顯是為了暗示和誤導消費者,如經營者在企業名稱、店鋪名稱以及廣告宣傳中以單獨或者突出标注的形式使用他人注冊商标,會讓相關公衆誤認其與商标權人具有投資、授權等緊密聯系,實質是利用他人品牌的知名度和美譽度吸引更多的關注和商機,由于這種使用方式和行為不但會使經營者不正當地獲得競争優勢,而且向消費者傳遞的信息本身就是虛假的,因此不屬于指示性正當使用,有可能構成商标侵權。[2]

 

關于店招門頭的商标使用問題,國家工商行政管理總局在1996年下發的《關于禁止擅自将他人注冊商标用作專賣店企業名稱及營業招牌的通知》第二條規定:商品銷售網點和提供某種服務的站點,在需要說明本店經營商品或提供服務的業務範圍時,可使用“本店修理XX産品”“本店銷售XX商品”等叙述性文字,且其字體應一緻,不得突出其中的商标部分。在“芬迪”商标侵權案件中中,法院認為銷售商在店招上單獨使用注冊商标的行為,實質是指向店鋪的經營者是商标權人或與商标權人存在許可使用等關聯關系,會使相關公衆對兩者關系産生誤認,遂判決銷售商構成商标侵權。[3]

 

在前述New Kids On The Blook v.News America Publishing,Inc.案中,法院認為:即隻要被告使用商标旨在描述原告的商品,而不是其自己的商品,在符合以下三個條件時,(被告)商業使用者有權提出指示性合理使用抗辯;首先,所涉商品或者服務不使用商标就不易識别;其次,商标的使用必須以識别商品或者服務的合理必要性為限;最後,該使用不會暗示得到了商标所有人的贊助或支持。從我國審判實踐來看,認定被告的行為是否屬于正當的指示性使用,主要應圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等三方面進行綜合判斷。

 

至于注冊商标的顯著性和知名度以及注冊商标的曆史因素等在有的案件中也可以作為考慮因素。具體到本案,即便金龍泉公司為百威投資公司所控股,但二者之間隻是存在單純的股權控制關系,仍系獨立經營的市場主體,雙方之間的股權控制關系不代表着雙方存在商标等知識産權資源的許可關系。二被告銷售的是金龍泉公司生産的金龍泉啤酒,并非百威投資公司生産的百威品牌的啤酒。

 

從該案審理查明的事實來看,2017年10月25日,百威投資公司曾向金龍泉公司發出《關于:要求停止侵犯“百威”系列商标專用權和停止不正當競争行為的告知函》,主要内容為:百威投資公司要求金龍泉公司立刻停止在任何産品的包裝及宣傳上使用任何與百威系列商标相同或近似的文字及圖形;立刻停止在任何産品的包裝及宣傳上以任何形式使用“百威英博集團”、“百威英博啤酒集團”或“百威英博投資(中國)有限公司”的名稱字号且不得标注或宣傳“百威英博投資(中國)有限公司控股”,以免引起消費者誤解或混淆。

 

可見,作為涉案“百威”系列商标的權利人之一的百威投資公司,已經以告知函的形式要求金龍泉公司不得以任何形式不當使用或宣傳“百威”标識。而本案中,二被告在廣告宣傳材料中對相關文字内容的使用方式并非單純的描述,其中“百威英博”文字字體均作放大處理并單獨一行突出顯示,與下方“投資(中國)有限公司控股”和其他文字存在較明顯的分割和差别。

 

二被告上述突出“百威英博”的字樣并将其置于廣告宣傳材料的顯著位置屬于商标性使用,主觀上顯然是為了搭他人商譽和品牌知名度的便車,客觀上向消費者傳達了虛假信息,會使消費者誤以為金龍泉啤酒與百威啤酒之間存在關聯。二被告的行為本質上是通過這種不當方式為自身謀取不當的市場份額。這種使用方式顯然已經超出商标指示性使用的合理範疇,構成了商标侵權。  

 

[1]袁博:《赢在IP知識産權訴訟實戰策略》,中國法制出版社2017年第1版,第167頁。

[2]袁博:《赢在IP知識産權訴訟實戰策略》,中國法制出版社2017年第1版,第170-171頁。

[3]參考上海知識産權法院(2017)滬73民終23号民事判決書。

 

(本文為授權發布,未經許可不得轉載)

 
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