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“聚焦商标法最新修訂 實務分享會”成功舉辦
2019-05-14 09:18:05

2019年5月10日,由浦東新區新的社會階層人士聯誼總會指導,上海知識産權研究所、協力律師事務所主辦,上海市版權協會、自貿區知識産權協會、浦東新區專業機構從業人員聯誼會協辦的“聚焦商标法最新修訂實務分享會”在華能聯合大廈舉行。現場座無虛席,吸引了五十餘名實務界同仁、企業法務前來聆聽。

 

本次實務分享會由協力律師事務所李圓律師主持并緻歡迎辭。會議分為上下兩場,上半場由華東政法大學副教授尹臘梅結合商标法對法定賠償額、懲罰性賠償的最新修訂,解析如何提高商标侵權損害賠償額;下半場由協力律師事務所律師、資深商标代理人孫靜怡結合本次修法中對商标惡意申請進行的詳細規制,解析如何應對商标惡意搶注。


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李圓律師緻歡迎辭

 

第一部分

講座的上半程,尹臘梅老師結合理論與實務經驗,抽絲剝繭地對如何提高商标侵權損害賠償額進行了闡述。

 

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尹臘梅老師


尹老師首先談到了侵害商标專用權的民事責任,具體包括停止侵害、消除影響、賠償損失以及2019年修訂新增的“銷毀”。本次講座重點講解損害賠償的相關問題。她提到,本次商标法修訂後全面提高了判賠額,懲罰性賠償由原先的“1倍以上3倍以下”修改為“1倍以上5倍以下”,法定賠償額由300萬提升至500萬。

 

之後尹老師詳細介紹了四種商标損害賠償計算方法:

 

第一是權利人所失,如銷售額銳減導緻的利益受損。但是在實務中,很難證明侵權人的侵權行為是導緻權利人利益損失的直接且唯一的原因,也很難證明權利人和侵權人的商品互為唯一替代品。因此,法院通常很難依據權利人的損失确定賠償額。

 

第二是侵權人的所得利益。權利人應當提供相關資料證明行為人的侵權所獲利益。計算侵權所獲利益的公式為:銷售數量*售價-成本=營業利潤。尹老師提醒,一般情況下,上市公司或拟上市公司的财務數據可在公開的文件中獲得,而非上市公司的财務數據則較難取得。在實踐中,證據來源包括線上和線下數據兩種。在線上,相關數據可以存在于第三方電子商務服務平台,如京東、天貓,權利人可以出具初步證據向法院申請證據保全,要求第三方電子商務平台總部出具被控侵權店鋪的相關财務數據;若對方是獨立的電子商務經營者,此時可以登錄對方網站直接查看對方的點擊數、下載量等數據,将證據進行固定。尹老師還提醒在實務中可以巧妙運用舉證妨礙規則進行取證,此種情況下權利人隻需提供初步證據+證據保全即可,迫不得已時還可采用同行業同類産品平均利潤進行計算。

 

第三,權利人所失和侵權人所得都無法确定時,可以以許可費的合理倍數确定賠償額,權利人與他人簽訂的許可合同中的許可方式、範圍、期間等都會影響到許可使用費基數,侵權行為的不同性質會導緻賠償許可使用費的合理費用不同。

 

在前三種确定了損害賠償額基數後,有證據證明對惡意侵犯商标專用權,情節嚴重的,可以在按照上述方法确定數額的一倍以上五倍以下進行懲罰性賠償。全方位抄襲模仿是典型的惡意侵權行為,除此之外還包括屢訴不改、多次行政處罰後又侵權、針對同一受害人多種形式、多次侵害。

 

第四,當前三種賠償數額無法确定時,法官可以綜合各因素适用法定賠償。尹老師提到,實務中99%的案件均适用法定賠償。雖然商标的法定賠償額上限為500萬,但法院仍可适用裁量性賠償,此種情況下便可突破500萬的上限。2009年《最高人民法院關于當前經濟形勢下知識産權審判服務大局若幹問題的意見》規定,對于難以證明侵權受損或侵權獲利的具體數額,但有證據證明前述數額明顯超過法定賠償最高限額的,應當綜合全案的證據情況,在法定最高限額以上合理确定賠償額。

 

尹老師還指出,當企業涉嫌商标侵權時,可以使用以下理由進行抗辯:


第一,商标的獲利貢獻率,即考慮被訴侵權行為與侵權人産品總體利潤之間的直接因果關系,其他權利所産生的利益應合理扣除。

 

第二,權利商标未實際使用。商标的價值在于使用,商标未使用不會導緻消費者混淆,不會給權利人帶來實際損失。

 

第三,商品有合法來源。經銷商可以提供進貨發票和小票,說明上家的具體信息以證明合法來源。關于特許經營商是否适用該條款,實務上存在争議,尹老師認為特許經營商有更高的注意能力,特許經營商自身也進行了貼附商标的行為,很有可能不适用該條。

 

最後,尹老師提醒各位企業在商标使用時要處處留痕,留下證明商标知名度的相關證據,對疑似侵權行為及時進行公證,發票、合同要存檔歸類以備訴訟所需,提起訴訟時應适當提高賠償額,為當事人在合法範圍内最大化争取利益。

 


第二部分

講座的下半程,孫靜怡律師從五個方面詳細闡述了如何應對商标惡意注冊,分别是:“我國商标申請的現狀”“關于商标法最新修訂之惡意申請”“商标注冊原則及程序簡述”“應對惡意注冊及企業在申請商标過程中應注意的問題”“商标的後期維護”。

 

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孫靜怡律師


專題一中,孫靜怡律師首先通過分析商标局曆年公示的《中國商标品牌戰略年度發展報告》中的數據,全方位展示了我國商标申請的現狀。她總結道:我國商标申請量連續多年保持高速增長,于2018年已達到737.1萬件,2018年度全國商标申請量排行榜中排在首位的企業申請數量已達6833件,2017年排在首位的自然人申請數量亦達5746件之多。可以看出,我國企業、自然人對商标的保護意識顯著增強,但其中也不乏一些不法人員趁機謀取不法利益、擾亂市場秩序的行為。實踐中,甚至形成了搶注商标作為無形資産進行交易的商業模式,導緻大部分能想到的商标詞語都已經被搶注,為實際從事經營活動的市場主體帶來了很大困擾。

 

本次商标法最新修訂便圍繞着“不以使用為目的”的惡意注冊行為,針對申請人(第四條)、商标代理機構(第十九條、第六十八條)、異議程序(第三十三條)、無效程序(第四十四條)進行了修改,孫靜怡律師在講座的專題二中對相關修改條文進行了逐條分析:

 

第四條第一款:對商标申請人的注冊目的進行限制,新增“不以使用為目的的惡意商标注冊申請,應當予以駁回。”

 

第十九條第三款:增加了商标代理機構的注意義務。若商标代理機構知道或者應當知道委托人申請注冊的商标為“不以使用為目的的惡意商标注冊申請”,則不得接受其委托。

 

第六十八條:在商标代理機構的法律責任條款中,增加了“對惡意注冊商标的,根據情節給予警告、罰款等行政處罰;對惡意提起商标訴訟的,由人民法院依法給予處罰。”

 

第三十三條、第四十四條:異議程序、無效程序的提起事由中新增“不以使用為目的的惡意商标注冊申請”。

此次修改條款将于2019年11月1日起正式施行。


對此,孫靜怡律師提醒企業法務們應當考慮放慢申請商标的腳步,尤其對不實際投入使用的商标申請進行斟酌,避免企業被認定為惡意申請。

 

專題二中孫靜怡律師對于惡意申請的具體判斷标準也給出了詳細的解答:


一、《商标審查及審理标準》第四十四條中列舉的三種典型的“其他不正當手段”:申請注冊多件與他人商标、字号、知名商品名稱包裝裝潢,構成相同或近似的;申請注冊大量商标,明顯缺乏真實使用意圖的。


二、申請注冊商标非滿足“生産經營活動”的需要,既無實際使用行為,也無準備使用行為,僅出于牟取不正當利益的目的,積極向他人兜售商标,索要高額費用;注冊後濫用注冊商标專用權惡意訴訟等等。


三、不正當占用公共資源, 引發大量異議、無效及訴訟。

 

專題三中孫靜怡律師講述了商标注冊原則及程序。她介紹道,目前商标申請的主體包括自然人、法人和其他組織,其中對于代理機構限制了申請範圍,對自然人則取消了申請範圍的限制。在這一部分中孫律師強調企業使用的商标要及時進行注冊,否則被他人注冊後将面臨被禁止使用及被訴侵權的風險,或者會導緻商标權屬不明難以維權。

 

專題四是應對惡意注冊及企業在申請商标過程中應注意的問題。在這一部分,孫律師首先介紹了商标各項要素選擇中的利弊及現狀,結合具體案例詳細闡述了商标不得注冊、不得使用的情形,并提醒企業注意參考2019年最新的類似商品和服務分類進行商标申請。之後,孫律師介紹了一系列争議商标,包括跨國公司商标、近似圖形、同行業名稱沖突等,并結合多個具體實例深入淺出地介紹了商标異議程序、駁回複審程序、商标撤銷程序、商标宣告無效程序。

 

專題五結語部分,孫律師提醒企業要做好商标的後續維護工作,到期商标及時續展,并提到實務中被撤三的文件将寄送至最後一次辦理商标代理服務的代理公司,減少了商标在不知情的情況下被撤銷的風險。

 

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活動現場


本次實務分享會緊跟商标法最新修訂動态,貼近法務工作實際,取得了良好反響,與會者在會議過程中認真聆聽、積極提問,會議結束後就企業遇到的相關問題,與兩位主講人進行了深入交流,紛紛表示收獲滿滿、受益匪淺。


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